引言：商標(biāo)作為企業(yè)展現(xiàn)自身形象的重要標(biāo)識，也是企業(yè)穩(wěn)固市場地位的關(guān)鍵工具，它不僅代表著企業(yè)的法定權(quán)利，更凝聚了企業(yè)在經(jīng)營中積累的商譽(yù)價值。在面對商標(biāo)注冊權(quán)人的侵權(quán)指控時，《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定的在先使用抗辯是重要的救濟(jì)手段。該條款的設(shè)置具有重要意義，平衡了商標(biāo)注冊權(quán)與在先使用權(quán)，但因構(gòu)成要件嚴(yán)苛、規(guī)則原則化，司法實踐中存在適用的分歧。本文聚焦在先使用抗辯的制度原理與核心構(gòu)成要件，從“商標(biāo)性使用”的概念切入，解析其需滿足的區(qū)分來源屬性、商業(yè)流通使用等要件，結(jié)合“顯著性”動態(tài)判斷標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)字號使用經(jīng)典案例，闡明商標(biāo)性使用的司法認(rèn)定要點，為厘清抗辯要件、指導(dǎo)被訴主體維權(quán)提供實務(wù)指引。
1 商標(biāo)先用權(quán)抗辯的法律依據(jù)
商標(biāo)先用權(quán)抗辯，又可以稱為“在先使用抗辯”，其法律依據(jù)主要是《商標(biāo)法》第59條第3款。
《商標(biāo)法》第59條：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。
三維標(biāo)志注冊商標(biāo)中含有的商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。
商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。”
另外，國家知識產(chǎn)權(quán)局于2021年5月就上海市知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于《商標(biāo)法》第59條第3款（“繼續(xù)使用條款”）相關(guān)法律適用問題的請示進(jìn)行了批復(fù)，國家知識產(chǎn)權(quán)局指出：該法律條文的核心立法目的是協(xié)調(diào)商標(biāo)注冊人與在先使用人之間的利益關(guān)系，在堅守商標(biāo)權(quán)注冊取得制度的前提下，需要著重保障那些雖未注冊但已在市場中具備一定影響力的商標(biāo)在先使用人的合法權(quán)益。同時，也明確提出了該條文適用的五大關(guān)鍵要件。
《國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于<商標(biāo)法>第五十九條第三款法律適用問題的批復(fù)》：“適用該款規(guī)定，在先使用人須同時滿足以下五個要件：一是在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前已經(jīng)使用；二是先于商標(biāo)注冊人使用；三是在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前的使用達(dá)到有“一定影響”的程度；四是不得超出原經(jīng)營商品或服務(wù)、原經(jīng)營區(qū)域等原使用范圍；五是商標(biāo)注冊人要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識的，在先使用人應(yīng)當(dāng)附加區(qū)別標(biāo)識。”
2 在先使用抗辯的制度價值
《商標(biāo)法》第4條第1款明確指出：在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，無論是自然人、法人還是其他組織，若希望對其提供的商品或服務(wù)取得商標(biāo)專用權(quán)，均需向商標(biāo)局提出注冊申請。同時，第3條第1款規(guī)定：經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)才屬于注冊商標(biāo)范疇，商標(biāo)注冊人依法享有商標(biāo)專用權(quán)，并受法律保護(hù)。這兩條規(guī)定確立了我國商標(biāo)注冊制度的核心原則：只有完成法定注冊程序、獲得商標(biāo)局核準(zhǔn)的商標(biāo)，注冊人才能依法享有商標(biāo)專用權(quán)。
依據(jù)前述《商標(biāo)法》所規(guī)定的注冊制度，商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)生僅以注冊為依據(jù)，并不取決于商標(biāo)是否投入使用。但是，從本質(zhì)上來說，商標(biāo)作為商業(yè)標(biāo)識的價值，終究來源于其在經(jīng)營活動中的實際運(yùn)用。只有經(jīng)過實際使用的商標(biāo)，才有可能真正發(fā)揮其識別商品或服務(wù)來源的功能。即便某個商標(biāo)尚未注冊，但只要已在實際使用過程中積累了一定商譽(yù)，便產(chǎn)生了受法律保護(hù)的正當(dāng)權(quán)益。在此情形下，商標(biāo)注冊人無權(quán)剝奪在先使用人通過合法經(jīng)營與投資所形成的商譽(yù)及相關(guān)利益。因此，《商標(biāo)法》第59條第3款賦予了商標(biāo)在先使用人針對他人注冊商標(biāo)的抗辯權(quán)利，這一規(guī)定是在商標(biāo)注冊原則的基礎(chǔ)框架之外，對商標(biāo)在先使用人權(quán)益的補(bǔ)充性保護(hù)機(jī)制。該條款是商標(biāo)法修訂時新增的內(nèi)容，旨在平衡商標(biāo)在先使用人與注冊商標(biāo)專用權(quán)人的利益關(guān)系，重點保障那些已在相關(guān)市場具備一定影響力、卻尚未完成注冊的商標(biāo)所有者的合法權(quán)益。
需要強(qiáng)調(diào)的是：商標(biāo)在先使用抗辯制度的設(shè)立，并不意味著未注冊商標(biāo)與注冊商標(biāo)在《商標(biāo)法》保護(hù)體系中享有同等地位。我國商標(biāo)管理仍以注冊制度為核心，雖然從法律層面有必要對在先使用的未注冊商標(biāo)給予適度保護(hù)，但保護(hù)力度不宜過度，以防動搖商標(biāo)注冊制度這一根本性管理機(jī)制。因此，在先使用抗辯的構(gòu)成要件較為嚴(yán)苛，也是基于這種制度理念。
3 在先使用抗辯的構(gòu)成要件
（一）要件一：在先使用屬于商標(biāo)性使用
1.“商標(biāo)性使用”的概念與構(gòu)成要件
2020年6月15日，國家知識產(chǎn)權(quán)局頒布的《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》第3條明確規(guī)定：判定商標(biāo)侵權(quán)與否，通常需判斷涉嫌侵權(quán)行為是否屬于商標(biāo)法意義上對商標(biāo)的使用。在司法實踐過程中，“商標(biāo)法意義上的商標(biāo)的使用”這一表述，往往被簡稱為“商標(biāo)性使用”。
“商標(biāo)性使用”的核心在于：通過使用建立起商品、服務(wù)與特定市場主體之間的聯(lián)系，使消費(fèi)者能夠基于該標(biāo)識識別商品或服務(wù)的來源，從而發(fā)揮商標(biāo)區(qū)分商品或服務(wù)出處的本質(zhì)功能。《商標(biāo)法》第48條從使用目的與使用形式兩個維度對“商標(biāo)性使用”的內(nèi)涵進(jìn)行界定，主要涵蓋將商標(biāo)應(yīng)用于商品本體、商品包裝及容器、商品交易文書，或運(yùn)用于廣告宣傳、展會展覽等商業(yè)場景的行為，其核心在于通過上述使用方式實現(xiàn)對商品服務(wù)來源的識別功能。
深入剖析“商標(biāo)性使用”的定義可知，構(gòu)成“商標(biāo)性使用”需同時滿足四項要件：其一，所使用的商業(yè)標(biāo)識應(yīng)具備區(qū)分商品、服務(wù)來源的本質(zhì)屬性；其二，該標(biāo)識需實際附著于商品、服務(wù)，或其衍生的包裝、宣傳物料等信息載體上；其三，帶有標(biāo)識的商品或服務(wù)須實際投入商業(yè)流通領(lǐng)域；其四，使用行為需具備通過標(biāo)識明確商品、服務(wù)來源指向的主觀意圖。
2.“顯著性”的內(nèi)涵與判斷標(biāo)準(zhǔn)
需要注意的是：何謂“商業(yè)標(biāo)識應(yīng)具備區(qū)分商品、服務(wù)來源的本質(zhì)屬性”？《商標(biāo)法》第9條明確規(guī)定：“申請注冊的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)具備顯著特征，且易于識別。”這一規(guī)定的核心要義在于，商業(yè)標(biāo)志必須擁有能夠有效實現(xiàn)識別與區(qū)分功能的顯著特性，也就是業(yè)界常提及的“顯著性”。這一特性是商標(biāo)能夠發(fā)揮其基本功能、具備法律保護(hù)價值的關(guān)鍵所在。
但是，對商標(biāo)顯著性強(qiáng)弱的判斷，實則是一項極具復(fù)雜性與專業(yè)性的工作。一方面，從商標(biāo)標(biāo)志自身屬性層面來看，其顯著性強(qiáng)弱的評判標(biāo)準(zhǔn)并非絕對明晰、固定。不同類型、不同設(shè)計風(fēng)格的商標(biāo)標(biāo)志，在初始設(shè)計階段所蘊(yùn)含的顯著性潛力就存在差異。例如，一些獨具創(chuàng)意、設(shè)計新穎且與商品或服務(wù)關(guān)聯(lián)度較低的商標(biāo)標(biāo)志，可能本身就具備較強(qiáng)的顯著性；而部分過于簡單、通用，或是直接描述商品功能、特點的標(biāo)志，在顯著性方面則存在天然的劣勢。由于缺乏統(tǒng)一、精準(zhǔn)的量化指標(biāo)，僅從商標(biāo)標(biāo)志本身判斷其顯著性強(qiáng)弱，往往需要綜合考慮美學(xué)設(shè)計、語言文字內(nèi)涵、文化背景等多重因素，這無疑給判斷工作帶來了不小的難度。另一方面，商標(biāo)顯著性并非是一成不變的靜態(tài)屬性，而是會隨著實際商業(yè)使用情況發(fā)生動態(tài)演變。在市場實踐中，一個原本顯著性較弱的商標(biāo)，若經(jīng)過企業(yè)長期、廣泛且規(guī)范的使用，在消費(fèi)者群體中建立起了特定的品牌聯(lián)想與認(rèn)知度，其顯著性會逐漸由弱變強(qiáng)；反之，一個原本具有較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)，如果在使用過程中管理不善，被大量用于指代某類商品或服務(wù)的通用名稱，導(dǎo)致消費(fèi)者不再將其視為特定來源的標(biāo)識，其顯著性就會不斷弱化，最終可能喪失商標(biāo)應(yīng)有的識別功能。這種動態(tài)變化使得商標(biāo)顯著性的判斷不僅要考量商標(biāo)標(biāo)志的初始狀態(tài)，還要追蹤其在市場流通中的使用軌跡，這進(jìn)一步加劇了判斷的復(fù)雜性與不確定性。
2016年12月12日，為了給司法實踐提供更為明確的指引，最高人民法院發(fā)布了《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》。其中第7條明確指出：人民法院在審查訴爭商標(biāo)是否具備顯著特征時，應(yīng)當(dāng)以商標(biāo)所指定使用商品的相關(guān)公眾的普遍認(rèn)知與理解為基準(zhǔn)，對商標(biāo)整體進(jìn)行綜合考量，以此判斷該商標(biāo)是否具有顯著特征。這一規(guī)定強(qiáng)調(diào)了相關(guān)公眾認(rèn)知在商標(biāo)顯著性判斷中的重要地位，使得判斷標(biāo)準(zhǔn)更貼合市場實際情況與消費(fèi)者認(rèn)知習(xí)慣。
在具體的判斷過程中，“識別性”是衡量商標(biāo)顯著性強(qiáng)弱的重要維度。所謂“識別性”，就是相關(guān)公眾能否將特定標(biāo)志認(rèn)知并理解為“商標(biāo)”，進(jìn)而通過該標(biāo)志識別商品或服務(wù)的來源。以商品包裝上常見的二維碼為例，在消費(fèi)者的普遍認(rèn)知中，二維碼主要是作為獲取商品詳細(xì)信息、促銷活動內(nèi)容的工具或媒介，而不會將其與商品或服務(wù)的特定來源建立直接聯(lián)系，不會將其作為商標(biāo)進(jìn)行識別與記憶。同理，企業(yè)名稱全稱由于通常承載著企業(yè)的注冊信息、組織架構(gòu)等綜合性內(nèi)容，在消費(fèi)者眼中更多是企業(yè)身份的標(biāo)識，而非特定商品或服務(wù)的商標(biāo)；廣告語往往側(cè)重于宣傳商品的特點、優(yōu)勢或營造消費(fèi)氛圍，消費(fèi)者也難以將其直接與商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生穩(wěn)定、唯一的關(guān)聯(lián)。因此，這些通常會被認(rèn)定為缺乏顯著特征，難以滿足商標(biāo)注冊對于顯著性的要求。
3.企業(yè)字號的使用與商標(biāo)先用權(quán)抗辯
企業(yè)字號的使用是否具備前文所述的“識別性”，能否構(gòu)成“商標(biāo)性使用”從而納入商標(biāo)先用權(quán)抗辯的保護(hù)范圍之內(nèi)？
在“采蝶軒案”中[參見：安徽省合肥市中級法院（2012）合民三初字第00163號民事判決書；安徽省高級人民法院（2013）皖民三終字第00072號民事判決書；最高人民法院（2015）民提字第38號民事裁定書]，安徽省高級人民法院認(rèn)為：“雖然商標(biāo)法未將企業(yè)字號納入商標(biāo)的范疇，企業(yè)字號的直接意義與商標(biāo)有所不同，但最終亦可以發(fā)揮區(qū)分商品或者服務(wù)的作用，因而仍然屬于商業(yè)標(biāo)識的范疇。企業(yè)字號作為商業(yè)標(biāo)識在商品上使用，實際上就是‘未注冊商標(biāo)’的使用，涉案被控侵權(quán)‘采蝶軒’字樣具有標(biāo)識商品或服務(wù)來源的作用，是一種商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。……關(guān)于采蝶軒服務(wù)公司在店鋪門頭使用‘采蝶軒’標(biāo)識是否構(gòu)成侵權(quán)問題。……采蝶軒集團(tuán)公司對‘采蝶軒’字號及未注冊商標(biāo)享有在先使用權(quán)，其有權(quán)在店面門頭使用與‘采蝶軒’相關(guān)的標(biāo)識。同時，根據(jù)國家工商行政管理總局商標(biāo)局《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》第七條第二款的規(guī)定，他人正常使用服務(wù)行業(yè)慣用標(biāo)志，以及正常方式使用商號（字號）、姓名、地名、服務(wù)場所名稱，表示服務(wù)特點，對服務(wù)事項進(jìn)行說明等不構(gòu)成侵犯服務(wù)商標(biāo)專用權(quán)行為，但具有明顯不正當(dāng)競爭意圖的除外。綜上，采蝶軒集團(tuán)公司對‘采蝶軒’標(biāo)識具有在先使用的權(quán)利，采蝶軒集團(tuán)公司、采蝶軒服務(wù)公司將‘采蝶軒’注冊為企業(yè)字號并在經(jīng)營中使用與‘采蝶軒’有關(guān)的商業(yè)標(biāo)識，主觀上不存在攀附他人商標(biāo)及商譽(yù)的意圖，亦不存在‘搭便車’‘傍名牌’的主觀惡意情形，雙方在各自的區(qū)域內(nèi)長期開展經(jīng)營活動，客觀上也沒有造成消費(fèi)者對采蝶軒集團(tuán)公司、采蝶軒服務(wù)公司、巴莉甜甜公司與梁或、盧宜堅經(jīng)營的商品、服務(wù)來源的混淆、誤認(rèn)的事實。采蝶軒集團(tuán)公司、采蝶軒服務(wù)公司、巴莉甜甜公司以其在先使用并有一定影響的商業(yè)標(biāo)識來進(jìn)行抗辯的理由成立，本院予以支持。”
同樣，在“新黎明案”中[參見：杭州鐵路運(yùn)輸法院（2018）浙8601民初1016號民事判決書；杭州市中級人民法院（2019）浙01民終4310號民事判決書]，新黎明防爆公司主張被訴侵權(quán)標(biāo)識系生產(chǎn)者正當(dāng)使用其公司名稱的簡稱。對此，杭州市中級人民法院認(rèn)為：“因被訴侵權(quán)標(biāo)識系使用在產(chǎn)品外包裝盒、合格證及保險卡的顯著位置，且其中‘新黎明科技’字樣明顯突出于其他相關(guān)說明性文字，客觀上起到了表示商品來源的作用，因此符合商標(biāo)法關(guān)于商標(biāo)性使用的規(guī)定，系作為商標(biāo)使用。……同時，本院考慮到新黎明防爆公司2001年成立之時已經(jīng)使用‘新黎明’字號，且該字號一直延續(xù)沿用至新黎明科技公司，被訴侵權(quán)產(chǎn)品由新黎明科技公司制造、新黎明防爆公司銷售，故被訴侵權(quán)產(chǎn)品之上使用‘新黎明科技’及圖標(biāo)識具有合理性，不存在故意攀附新黎明科創(chuàng)公司商譽(yù)的惡意。綜上，新黎明科創(chuàng)公司無權(quán)禁止被訴侵權(quán)標(biāo)識在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用，但后續(xù)使用應(yīng)限定在原有的形式與范圍內(nèi)，并盡可能避免造成與涉案注冊商標(biāo)的來源混淆。”
以上案例均表明，企業(yè)字號的使用與商標(biāo)性使用并非完全排斥的關(guān)系，企業(yè)字號的使用在符合商標(biāo)先用權(quán)抗辯的構(gòu)成要件的情況下，亦能得到《商標(biāo)法》第59條第3款的認(rèn)可和保護(hù)。
（作者：盧露 馮小蕓）
